Da sich dieser Blog an Leser richtet, die ihre Zeit im Unternehmen mit der Entwicklung neuer Technologien verbringen, oder an Leser, die ihre Zeit damit verbringen, diejenigen Leser, die neue Technologien entwickeln, zu beraten, warum nicht mit einem Beitrag beginnen, der geradezu untrennbar mit der Entwicklung von Technologie verbunden ist: die Erfindung eines Arbeitnehmers und deren Weg zur Inhaberschaft des Arbeitgebers – eine Arbeitnehmer-Erfindung. Im Gegensatz zu der sog. works-made-for-hire-Doktrin einiger common law-Länder, findet man in Deutschland eine recht spezielle gesetzliche Regelung zum Umgang mit Arbeitnehmer-Erfindungen: das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (oder auch Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz). Sofern Sie Erfinder sind, oder eine Gesellschaft oder deutsche Tochtergesellschaft verantworten, in der Technologie entwickelt wird, lohnt sich ein Blick auf die entsprechenden gesetzlichen Mechanismen.
Das kleine Schaubild unten zeigt im Uhrzeigersinn den Weg von der Erfindung des Arbeitnehmers zur Inhaberschaft des Arbeitgebers oder zur Freigabe der Erfindung zur freien Verfügung des Arbeitnehmers. Mit dem Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz wollte der Gesetzgeber dem Arbeitnehmer eine zusätzliche Vergütung für seine erfinderische Tätigkeit ermöglichen und für den Arbeitgeber sicherstellen, dass dieser in die Lage versetzt wird, die Erfindungen seiner Arbeitnehmer anzunehmen oder sie freizugeben, sofern sie nicht im Unternehmensinteresse sind.
Wie wir dem Schaubild entnehmen können, beginnt der Kreislauf mit der Erschaffung einer Arbeitnehmer-Erfindung. Die Bestimmung einer Arbeitnehmer-Erfindung kann ihre Tücken aufweisen. Arbeitgeber sind grundsätzlich gut beraten, Arbeitnehmer-Erfindersysteme im Unternehmen zu implementieren. Die Richtlinien solcher Systeme können sowohl bei der Bestimmung einer Arbeitnehmer-Erfindung als auch bei der Durchführung der Prozesse der Meldung, der Freigabe und der Annahme einer Arbeitnehmer-Erfindung hilfreich sein. An dieser Stelle sollten wir zunächst festhalten, dass eine Arbeitnehmer-Erfindung eine Erfindung ist, die der Arbeitnehmer in Ausübung seiner Beschäftigung tätigt. Dazu ist es nicht notwendig, dass die Erfindung direkt am Arbeitsplatz getätigt wird. Arbeitnehmer-Erfindungen können auch zu Hause geschaffen werden. Sie müssen allerdings in Bezug zur Beschäftigung des Arbeitnehmers stehen.
Das Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetz verpflichtet den Arbeitnehmer, nachdem eine Arbeitnehmer-Erfindung getätigt wurde, diese dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden. Wenn Sie Arbeitnehmer sind, brauchen Sie es damit nicht zu überstürzen. Nicht jede Idee, die Sie im Labor gebären, müssen Sie Ihrem Arbeitgeber mitteilen. Wenn Sie jedoch den erfinderischen Schritt getätigt haben, sollten Sie in Kontakt mit Ihrem Arbeitgeber treten. Wenn Sie Arbeitgeber sind, wird Ihnen daran gelegen sein, ausreichend Informationen über eine getätigte Arbeitnehmer-Erfindung zu erhalten, um im weiteren Verlauf eine „educated Decision“ über die Annahme oder Freigabe der Erfindung tätigen zu können. Auch in dieser Beziehung sind Arbeitgeber gut beraten, ihren Arbeitnehmern eine entsprechende Anleitung im Wege eines Arbeitnehmer-Erfindersystems an die Hand zu geben.
Die Handhabe von Arbeitnehmer-Erfindungen kann kniffelig sein, da das Gesetz für Meldung, Annahme und Freigabe einen sehr formalen Prozess mit kritischen Fristen vorsieht. Die erste Frist beginnt mit der Meldung einer Erfindung durch den Arbeitnehmer. In diesem Fall sollte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Eingangs- oder Meldebestätigung zuleiten. Tut er dies nicht, wird gesetzlich vermutet, dass dem Arbeitgeber zwei Monate nach Information durch den Arbeitnehmer die Arbeitnehmer-Erfindung gemeldet wurde. Der Arbeitgeber wiederum möchte jedoch vermeiden, in die gesetzliche Vermutung einer Meldung zu geraten, wenn die Information des Arbeitnehmers nicht alle für den Arbeitgeber wesentlichen Informationen über die getätigte Erfindung enthält. Nur wenn der Arbeitgeber alle Informationen, die zur Entscheidung über eine potentielle Annahme der Erfindung wesentlich sind, erhält, kann er diesbezüglich eine bewusste Entscheidung treffen. Ein weiterer Grund für Arbeitgeber zur Einrichtung eines unternehmensinternen Arbeitnehmer-Erfindersystems, um festzulegen, welche formalen Kriterien (z. B. Umfang der Informationen) eine Erfindungsmeldung zu erfüllen hat. Zum einen wollen Sie als Unternehmer nicht durch eine unspezifische Kommunikation über eine Arbeitnehmer-Erfindung (schlimmstenfalls in der Kaffeeküche) in die gesetzliche Fiktion des Eingangs einer Erfindungsmeldung geraten. Wie wir gleich sehen werden, knüpft daran ein weiterer fristgebundener Entscheidungsprozess an, der wohlüberlegt sein will. Zum anderen wollen Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass mit jeder Erfindungsmeldung alle für die Entscheidung über eine Annahme oder Freigabe der Erfindung wesentlichen Informationen übermittelt werden.
Nachdem Ihnen als Arbeitgeber eine Arbeitnehmer-Erfindung gemeldet wurde (auch im Wege der gesetzlichen Fiktion, haben Sie vier Monate Zeit, die Erfindung entweder anzunehmen oder sie dem Arbeitnehmer freizugeben. Sofern Sie als Arbeitgeber die 4-Monats-Frist versäumen, tritt die gesetzliche Vermutung der Annahme ein, d.h. Sie haben – sozusagen qua Gesetz – die Erfindung angenommen mit allen Rechtsfolgen, die daran anknüpfen.
Warum würde ein Arbeitgeber überhaupt eine Erfindung freigeben wollen? Ist es nicht von Vorteil, so viel IP im Unternehmen zu sammeln wie möglich? Das kommt darauf an: Wenn Sie auf dem Schaubild einen kurzen Blick nach vorne werfen, werden Sie sehen, dass ein Arbeitgeber mit der Annahme einer Arbeitnehmer-Erfindung verpflichtet ist, den Arbeitnehmer hierfür zu vergüten und die Erfindung zur Schutzrechtsanmeldung zu bringen. Das wäre jedenfalls die übliche Verfahrensweise. Wenn aber ein Arbeitgeber der Meinung ist, eine Arbeitnehmer-Erfindung passe nicht in das IP- oder Produkt-Portfolio des Unternehmens, warum sollte er sodann Mittel für eine Schutzrechtsanmeldung aufwenden? (Hierfür mag es in der Tat Gründe geben, deren Beleuchtung jedoch den Umfang dieses Beitrags deutlich sprengen würde.) Aus diesem Grunde sollten Arbeitgeber-Vertreter mit der Meldung einer Arbeitnehmer-Erfindung Ihre Köpfe zusammenstecken und die mit der Meldung überbrachten Informationen gut überdenken, um innerhalb der gegebenen 4-Monats-Frist zu einer bewussten Entscheidung zu gelangen, ob sie eine Arbeitnehmer-Erfindung annehmen wollen oder nicht.
Nachdem ein Arbeitgeber – hoffentlich aufgrund einer bewussten Kommunikation, allerdings auch im Falle des Ablaufs der 4-Monats-Frist – eine Erfindung angenommen hat, ist die Freude über die Inhaberschaft nicht umsonst: Die Annahme einer Arbeitnehmer-Erfindung löst im Wesentlichen zwei Pflichten des Arbeitgebers aus: Zunächst ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeitnehmer für seine Erfindung adäquat zu vergüten. Bei der Bestimmung einer solchen adäquaten Vergütung in der Privatwirtschaft sollen die „Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst“ (auch: Vergütungsrichtlinien) dem Arbeitgeber den Weg weisen. In Ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber sind Sie allerdings gut beraten, sich bei der Auseinandersetzung mit den Vergütungsrichtlinien anwaltlich beraten zu lassen. Auch hier kann die Errichtung eines Arbeitnehmer-Erfindersystems bei der unternehmensinternen Einrichtung einer angemessenen Erfindervergütung von Vorteil sein. Sodann ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer-Erfindung zur Schutzrechtsanmeldung zu bringen. Das Gesetz sieht hier gewisse Ausnahmen vor (z. B. Einwilligung des Arbeitnehmers oder Schutz von Betriebsgeheimnissen). In der Regel sollte jedoch zunächst von einer Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung ausgegangen werden. Das sind zwei weitreichende Verpflichtungen dafür, dass ggf. nur die 4-Monatsfrist versäumt wurde.
Wegen der obigen Verpflichtungen hat der Arbeitgeber während der 4-Monatsfrist die Möglichkeit, eine Arbeitnehmer-Erfindung, die nicht ins Unternehmens-Portfolio passt, freizugeben. Der Arbeitgeber wird hierzu seinem Arbeitnehmer (innerhalb der 4-Monatsfrist) mitteilen, dass er die gemeldete Arbeitnehmer-Erfindung nicht annimmt. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer in der Nutzung seiner Erfindung frei. Der Arbeitnehmer kann sie auf eigene Kosten patentieren lassen und an einen Wettbewerber lizenzieren oder kann (vorbehaltlich evtl. bestehender Wettbewerbsabreden) auf Basis seiner Erfindung ein eigenes Unternehmen aufbauen. Sofern die Arbeitnehmer-Erfindung in das IP-Portfolio passt, wird der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Annahme seiner Arbeitnehmer-Erfindung erklären. Dadurch werden sodann die Verpflichtung zur Vergütung und Schutzrechtsanmeldung (grundsätzlich) ausgelöst.
Man würde meinen, dass aus den vorgenannten Gründen alle Technologie-Unternehmen in Deutschland, seien es KMUs, Start-Ups, oder Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen, fein säuberlich Arbeitnehmer-Erfindersysteme etabliert haben, um die vorgenannten Risiken zu vermeiden. Dem ist leider nicht so. Jedoch verwenden alle Unternehmen, teilweise seit Jahrzehnten, die Erfindungen ihrer Arbeitnehmer. Ich denke, das Risiko eines Arbeitgebers ist weniger, dass sich ein Arbeitnehmer mit seiner (freigegebenen) Erfindung selbständig macht: Das eigentliche Risiko liegt in denjenigen Arbeitnehmern, die für Ihre Erfindungen nicht adäquat vergütet wurden und sei es nur, weil die Annahme im Wege der gesetzlichen Vermutung erfolgte – ggf. aufgrund eines fehlenden Arbeitnehmer-Erfindersystems. Dieser Umstand kann einem Arbeitnehmer ein nettes Sahnehäubchen verschaffen, wenn er im Zuge des Verlassens des Unternehmens seine Vergütungsansprüche geltend macht. Es kann jedoch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den Arbeitgeber haben, falls unter Nutzung einer Arbeitnehmer-Erfindung entwickelte Produkte im Markt erfolgreich sind, da dies zu einer hohen Arbeitnehmer-Erfindervergütung führen kann.
Beide, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sollten sich deshalb über die Mechanismen des Arbeitnehmer-Erfinder-Gesetzes bewusst sein. Es kann für beide unangenehme Folgen haben, wenn dessen Procedere nicht eingehalten wird. Während sich Arbeitnehmer vergegenwärtigen müssen, dass sie die Regelungen des Arbeitnehmer-Erfindergesetzes in der Verwertung „ihrer“ im Arbeitsverhältnis geschaffenen Erfindung einschränkt, sind Arbeitgeber gut beraten, sich den Anforderungen des Arbeitnehmer-Erfindergesetzes zu stellen und ein Arbeitnehmer-Erfindersystem aufzusetzen, um eine appropriate Informationsverschaffung und Entscheidungsfindung zur Annahme oder Freigabe einer Arbeitnehmer-Erfindung sicherzustellen.
Dieser Beitrag sowie Antworten auf Kommentare zu diesem Beitrag enthalten allgemeine Erwägungen zum Gegenstand des Beitrags. Sie stellen keine rechtliche Beratung und kein Angebot zur Rechtsberatung dar und begründen kein Beratungsverhältnis.
The German Act On Employee Inventions And Why You Should Care
Since this is a blog directed to people who either spend their time developing technology or advising people spending their time developing technology, why not starting out on a subject that is intrinsically related to the creation of technology: the conception of an invention by an employee and the road to ownership by the employer. In Germany, we call that an employee invention. Contrary to the works-made-for-hire doctrine you may find in a common-law country, concerning inventions, Germany has a rather specific law providing for specific mechanisms on the corporate acquisition of an employee invention: The (German) Act On Employee Inventions. You won’t find similar laws in many other jurisdictions, so it’s worth-while a look if you are an inventor in Germany or if you run a company or subsidiary in Germany where technology is being developed.
The little graph below shows clockwise the steps from the conception of an employee invention to ownership of this invention by the employer or the release of the invention to the employee’s free disposal. The idea behind this mechanism is that an employee should receive additional compensation for inventions made in the course of his/her employment. On the other hand, the employer should have a right to acquire an employee invention or to release it, if it is not of interest for the employer’s business.
It all starts out with an employee invention. To identify whether or not an invention qualifies as an employee invention can get tricky. Employers are wise to set out corporate policies on the definition of an employee invention and on the process of notifying, releasing and the acquisition of an employee invention (i.e., an employee invention scheme). At this point, let’s conclude that an employee invention is an invention that an employee has made in the course of his/her employment. No, it does not necessarily need to have been made at the work place. Employees can conceive employee inventions at home. However, they need to be related to an employee’s job.
Once an employee invention has been made, the German Act on Employee Inventions obligates an employee to notify his/her employer about the invention without undue delay. If you are an employee, hold on, you do not have to notify your employer on each initial idea you may conceive while in the lab. However, once you have made that inventive step, you should think about initiating communication with your employer. If you are an employer, you may want to receive certain information on the invention made so that you can make an educated decision going forward. Again, employers are wise to provide guidance by setting up an employee invention scheme.
The tricky issue with managing employee inventions is that the process required by law is rather formalistic and sets some crucial deadlines. The first deadline starts running once an employee has reported an employee invention to his/her employer: The employer now should provide the employee with a confirmation of receipt. Otherwise, the employer will be deemed to have received an employee invention notice two months from the date of communication by the employee. The date of receipt of an employee invention notification is crucial since an employer only has four months from the date of receipt of the notification to release an employee invention. On the other hand, an employer wants to avoid running into a “deemed notification” if an employee’s communication lacks crucial information on the invention made. For purposes of an informed decision on the acceptance or release of an employee invention it is crucial for an employer, and the employer needs to ensure, to receive all relevant information related to the invention. – Just one more reason for you as employer to set up a proper employee invention scheme, so that you can determine the formal requirements (e.g., scope of information to be provided) to be met by a proper invention notification. If you are an employer, on the one hand, you do not want to run into a deemed notification by receiving unspecific information on an employee invention (in the worst case during a water cooler chitchat). As we will see below, the receipt of an employee invention triggers another time sensitive decision making process that needs to be completed in a well-considered fashion. On the other hand, as an employer, you want to ensure to receive all the information you need to make an educated decision for an acceptance or release of an employee invention.
Once the employer receives a notification on an employee invention (also in the case of a deemed notification), the employer has a four months’ deadline to either accept or release the notified invention. If you as an employer miss the four months’ deadline you will be deemed to have accepted the employee’s invention.
Why would an employer want to release an employee invention? Is it not a good thing to acquire as much IP as you can? Well, it depends: if you peek ahead a little following the circle in the graph above, you will see that as a result of the acquisition of an employee invention an employer is required to obtain patent protection. At least that would be the standard course of business. Now, if you think that an employee invention does not really fit in your patent or product portfolio, why spending money on patent protection? (There may be reasons, indeed, however, elaborating on those would certainly exceed the scope of this blog post). Therefore, if you’re an employer, once you receive a notification on an employee invention, you will stick your heads together crunching the various information you received from the employee inventor to decide within the four months provided by German law, whether or not you would actually like to acquire your employee’s invention.
Once an employer acquires an employee invention, hopefully by educated and deliberate communication, however, also in the case of an acquisition by operation of law for missing the 4-months’ deadline, the joy of ownership does not come for free: the acquisition triggers two basic obligations of an employer: First, an employer is obligated to adequately compensate the employee inventor for his/her employee invention. The compensation guidelines enacted under the German Act On Employee Inventions shall assist employers when determining an adequate compensation. If you are an employer, you are well advised to seek assistance by a lawyer when trying to cope with these compensation guidelines. Again, setting up an employee invention scheme can help in establishing appropriate compensation policies. Second, an employer must seek IP protection for the acquired employee invention. There are certain exceptions to that rule (e.g., employee agrees, trade secrets), however, in general an employer is obligated to obtain IP protection for acquired employee inventions. Now, that’s quite something for missing the four months’ deadline.
Therefore, if an employer finds that an employee invention does not fit in the employer’s portfolio, during the four months’ period mentioned above, the employer can release the employee invention. This means, that the employer communicates to the employee not to acquire the notified employee invention (within the four months’ period). In this case, the employee is free to use his/her invention. He or she can obtain patent protection (at own cost) and license it to a competitor or (subject to potential non-compete arrangements) set-up their own business on the basis of their invention. If the employer finds that an employee invention fits in the company’s portfolio, the employer will notify the employee on the employer’s acceptance of the employee invention. This will trigger the employer’s compensation and (general) IP protection obligations.
You would think that all technology companies in Germany, be it foreign subsidiaries, German SMEs, or start-ups, all have neatly set up employee invention schemes set up in their companies to avoid the above risks? No, not all of them. However, all are using, and partly have been using for decades, their employees’ inventions in the course of their business. I think an employer’s risk is less an employee going entrepreneur with a released employee invention: the major risk lies in all those employees who may not have been adequately compensated for their inventions that have been acquired by operation of law – after expiration of the four months’ period, perhaps due to the lack of an employee invention scheme. That may lead to a nice top up for an employee when claiming his or her inventor’s compensation upon leaving the company. In such a case an employer may suffer from substantial financial consequences, if products developed on the basis of an employee-invention have been successful in the market since this circumstance can lead to a significant employee inventor’s compensation entitlements.
In summary, employers and employees should be aware of the procedures set-out by the German Act On Employee Inventions. It can be awkward for both, employer and employee, not to follow these procedures. While employees should be aware on the limitations on the exploitation of “own” IP created under employment, employers will be well advised to face the requirements of the Act and to set up an employee invention scheme to adequately follow-up with inventions made at the company.
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FARMAMOARA 